La marque permet au consommateur d’identifier des produits ou des services, celle-ci revêt donc d’une grande importance devant la multitude des produits ou services offerts au consommateur, cela lui permet de choisir rapidement son produit ou service. La marque est alors un atout pour le commerçant, c’est pourquoi le droit français protège la marque. Cependant, une fois la marque protégée, le titulaire de la marque peut voir ses droits déchus par la procédure de déchéance.
La marque est selon l’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. En droit de la marque français, il est nécessaire afin que celle-ci soit protégée de l’enregistrer. Le législateur européen a alors mis en place des conditions d’enregistrement de la marque. C’est ainsi que pour être enregistrée une marque, doit tout d’abord être susceptible de représentation graphique, la représentation doit être claire, précise et complète. Il faut encore que la marque soit susceptible de répondre à sa fonction, c’est-à-dire permettre l’identification d’un produit ou d’un service. C’est pourquoi la marque doit correspondre à un signe distinctif ce qui exclut les signes usuels ou descriptifs. On parle alors de la distinctivité de la marque. Pour être protégée, il faut encore que la marque soit disponible. Il faut enfin que le signe soit licite. Une fois ces conditions remplies la marque sera protégée. Mais il faut encore que la marque ne soit pas annulée. De plus, il est encore possible qu’une marque fasse l’objet d’une procédure de déchéance. Deux types de déchéance peuvent intervenir : la déchéance pour dégénérescence (I) et la déchéance pour défaut d’exploitation (II). Le fait qu’une marque subisse une telle procédure est lourd de conséquences.
I. La déchéance pour dégénérescence
La marque peut tout d’abord subir une déchéance pour dégénérescence parce qu’elle est devenue une marque usuelle (A) ou bien elle est devenue trompeuse (B).
A. La marque devenue usuelle
Selon l’article L714-6 a) du CPI le fait que le signe devienne une désignation usuelle dans le commerce du produit ou service, peut conduire à la déchéance de la marque. Le caractère usuel du signe suppose alors que le signe soit devenu usuel ou générique pour les produits ou services désignés par la marque, et cela, quelle que soit la date du dépôt de la marque. C’est ainsi qu’un certain nombre de marques sont devenues victimes de leur succès, elles deviennent alors notoires. Les premiers arrêts qui ont été rendus en France dans ce domaine datent des années 1960, tel a été le cas de la marque Frigidaire, Kleenex, ou encore Tipex.
L’article du CPI énonce encore qu’il faut que la marque devienne usuelle « de son fait », or généralement il apparait que ce n’est pas du fait du titulaire de la marque que celle-ci devient usuelle, mais du fait du public. La plupart du temps ce qui sera reproché au titulaire de la marque c’est sa passivité. Il est alors essentiel que le titulaire de la marque combatte cet usage par tous moyens. C’est pourquoi le titulaire devra engager de nombreuses actions en contrefaçon afin de démontrer son absence de passivité face à l’utilisation de sa marque.
La dégénérescence de la marque peut aussi provenir d’une marque trompeuse.
B. La marque trompeuse
L’article L714-6 du CPI énonce dans son b) qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : « Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Ainsi lorsque la marque tend à induire en erreur le consommateur celle-ci peut être déchue. Souvent lors de l’enregistrement de la marque celle-ci n’était pas trompeuse, c’est en raison de son exploitation qu’elle est devenue trompeuse.
Cependant, la déchéance est rarement prononcée sur ce terrain, en effet, on préfèrera opter pour la nullité de la marque pour déceptivité.
La déchéance peut encore être prononcée suite à un défaut d’exploitation de la marque par le titulaire de celle-ci.
II. La déchéance pour défaut d’exploitation
Pour prononcer la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation il y a certaines conditions à remplir (A), de plus les effets de la déchéance ne sont pas les mêmes que pour une annulation, de même concernant la procédure (B).
A. Les conditions de la déchéance pour défaut d’exploitation
Pour engager une action en déchéance de la marque pour défaut d’exploitation, il faut tout d’abord être en présence d’un défaut d’exploitation de la marque, celui-ci doit être d’une durée de cinq ans. Le législateur a estimé que la protection accordée par le droit de marque n’était plus justifiée lorsque la marque n’est pas exploitée. Ainsi, la déchéance est encourue lorsqu’un délai de cinq ans sans exploitation de la marque est atteint.
Il est nécessaire pour que l’action en déchéance aboutisse d’avoir une absence d’usage. Par l’usage à titre de marque il faut entendre l’usage dans la vie des affaires, pour identifier ou promouvoir des produits ou services.
Grâce à l’arrêt rendu par la Cour de Justice le 11 mars 2003 dit Arsenal, la définition de l’usage a été précisée ainsi, par usage il faut entendre une réelle utilisation de la marque dans un cadre commercial pour identifier des produits ou services, et le seul fait d’utiliser la marque au sein de l’entreprise ne suffit pas, il faut une réelle utilisation commerciale.
Il est alors nécessaire que l’usage de la marque soit sérieux, c’est-à-dire qu’il faut qu’il soit important et adapté aux produits et services de la marque, il faut encore que cet usage soit conforme à l’usage de la marque c’est-à-dire pour identifier les produits ou services, et enfin il est nécessaire que le signe utilisé soit celui qui est enregistré.
Le signe utilisé doit alors correspondre à celui qui est enregistré, cependant il s’est posé une question lorsque le signe utilisé varie légèrement de celui qui a été enregistré, l’usage de ce signe légèrement différent vaut-il usage du signe enregistré ? La jurisprudence n’a pas toujours été claire sur ce point, c’est alors la Cour de Justice qui a tranché la question, elle a considéré que l’usage d’une marque enregistrée ne peut valoir l’usage d’une autre marque. Donc, l’usage d’une marque légèrement différente de la marque enregistrée ne vaut plus usage de la marque enregistrée.
Il faut de plus observer que la déchéance peut être seulement partielle, en effet il n’est pas rare que lors du dépôt la marque ait été déposée pour une large variété de produits ou services, ainsi la déchéance pourra concerner qu’une partie de l’enregistrement.
La déchéance produit des effets différents par rapport à l’annulation de la marque, d’ailleurs la procédure de déchéance est un peu particulière (B).
B. La procédure et les effets de la déchéance
Pour obtenir la déchéance de la marque, il faudra tout d’abord faire une demande en déchéance, puisque cette mesure n’est pas automatique. De plus, il faudra avoir un intérêt à agir, ou bien cette mesure pourra intervenir par le biais d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon contre le demandeur à l’action en déchéance. C’est alors au titulaire de la marque de démontrer qu’il y a eu un usage.
D’ailleurs, il faut encore ajouter que le titulaire de la marque peut éviter la déchéance en présence de justes motifs.
La déchéance pour défaut d’exploitation de la marque entraine l’annulation de la marque, mais contrairement à l’annulation, la marque n’est pas annulée pour l’avenir. La procédure de déchéance n’a pas de caractère rétroactif. Ainsi, la marque qui a subi la déchéance sera annulée à partir du délai de cinq ans.
En conclusion, il faut que le titulaire de la marque veille à ce qu’un usage soit réalisé au minimum tous les cinq ans afin d’éviter une procédure en déchéance.
Sources :
Droit de la propriété industrielle, Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles - Tome 1
Jérôme Passa - L.G.D.J - Collection : Traités
Propriété littéraire et artistique Pierre-Yves Gautier - Étude (broché) — parue en 08/2010
http://www.inpi.fr/fr/questions-faq/liste-des-questions/faq_categorie/autres-questions415.html?cHash=7b73bb32fb : Que se passe-t-il lorsqu’une marque n’est pas exploitée ?
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